一、案情回放：

复审委以不具备创造性为由，将名称为“女性计划生育手术B型超声监测仪”的第200420012332.3号实用新型专利宣告无效。北京一中院维持了复审委的决定。

二审中专利权人提交了：

新证1：专家证言，证明新技术“经阴道超声介入性计划生育手术”解决了现有技术中如何提高人工流产手术的成功率，减少手术并发症的发生，以及如何解决妇产科医生在盲视下手术的问题。

新证2：地方政府及医疗机构采购本专利产品合同。

新证3：出版社出具的证明，证明“经阴道超声介入性计划生育手术”DVD光盘已向全国发行。

北京高院认为，上述证据可以证明本专利已经取得商业上的成功，而且这种成功是由于该实用新型专利的技术特征直接导致的，于是撤销一审判决和复审委的审查决定。

复审委不服向最高法院申请再审。最高法院认为，在无效程序中，专利权人没有主张本专利在商业上获得了成功，也没有提交关于本专利在商业上成功的证据。因此，专利复审委员会在对本专利进行创造性判断时，没有考虑商业成功的因素，并无不当。专利权人在二审阶段提交证据证明其专利产品获得了商业成功，但是，上述证据中载明湖北、河南、黑龙江省人口与计划生育委员会采购了116台本专利产品，从产品的销售量来看，尚不足以证明本专利产品达到商业上成功的标准。因此，二审判决基于新证据2和3得出“本专利已经取得商业上的成功”，证据不足，本院不予支持。故撤销二审判决。

    二、“商业上获得成功”原则

   《审查指南》第二部分第四章第5.3节规定：“当发明的产品在商业上获得成功时，如果这种成功是由于发明的技术特征直接导致的，则方面反映了发明具有有益效果，同时也说明了发明是非显而易见的，因而这类发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。但是，如果商业上的成功是由于其他原因所致，例如由于销售技术的改进或者广告宣传造成的，则不能作为判断创造性的依据。”

   三、认定“商业上获得成功”条件    

 认定“商业上获得成功”应该符合以下条件：

 1、发明或实用新型产品在商业上获得成功。

 2、这种成功是由发明或实用新型的技术特征直接导致的。

   四、认定“商业上获得成功”步骤  

   第一，先用“三步法”判断方式进行判断，如果采取“三步法”难以判断技术方案的创造性或者得出技术方案无创造性的评价，则从“商业上获得成功”的角度进行评价技术方案的创造性。

   对技术方案创造性的评价，一般会从对现有技术作出贡献的角度出发，采取相对客观的“三步法”判断方式，判断要求保护的技术方案是否对现有技术构成了实质上的“贡献”，从而决定是否对其授予专利权。当采取“三步法”难以判断技术方案的创造性或者得出技术方案无创造性的评价时，从社会经济的激励作用角度出发，商业上的成功就会被纳入创造性判断的考量因素。

   第二，与相对客观的“三步法”而言，对于商业上的成功是否确实导致技术方案达到被授予专利权的程度，应当持相对严格的标准。

   第三，是否获得商业上的成功应当由该发明或者实用新型所代表的技术或产品相比其他类似的技术或产品在同行业所占的市场份额来决定，单纯的产品销售并不能代表已经取得商业上的成功。

    第四，导致商业上取得成功的，必须是发明或者实用新型的技术方案相比现有技术做出改进的技术特征，而非该技术特征之外的其他因素。

作者：陈福 大成律师事务所